Inbreuk op het octrooi: hoe een nachtmerrie te vermijden
tijdens mijn dertigjarige specialisatie in het octrooirecht, heb ik vele productlanceringen zien ontvouwen als een onweersbui die over een buitenfeest rolt. Het begint met opwinding, dan verandert in hoop als de lucht 
donkerder wordt en dan wanhopen als het feest eindigt en iedereen dekking zoekt.
een recent geval illustreert mijn punt. Een klein bedrijf in het Midwesten ontwikkelde wat zij dachten dat een unieke roll – up raamschaduw was. Ze investeerden in tooling om de schaduw te maken en marketing om de schaduw te verkopen. Ze hadden onmiddellijk succes. Toen werd de lucht donker, ze kregen een staakt-het-vuren brief van een zeer overstuur patent eigenaar, die ook een concurrent was. De octrooihouder eiste dat ze stoppen met de verkoop van het product en betalen schadevergoeding voor hun verkoop. De eigenaar negeerde de brief en de lucht werd donkerder. De octrooihouder diende een rechtszaak in om de verkoop te stoppen en schade te innen. De concurrent was vastbesloten om de kleine bedrijven failliet te laten gaan door ze geld te laten uitgeven dat ze niet hadden om zichzelf te verdedigen in de rechtbank. Een goede manier om een concurrent uit te schakelen wat de concurrent betreft.
de zon kwam uit. Met onze hulp konden ze aan de patenthouder bewijzen dat hun patent ongeldig was en lieten ze hun rechtszaak vallen. We stelden vast dat de concurrent geen patent had moeten krijgen omdat de uitvinding eerder in andere patenten werd getoond. We vonden deze patenten door patentbureaus over de hele wereld te doorzoeken vanuit het comfort van ons kantoor. De belangrijkste patenten om ons argument te winnen waren Duitse patenten, maar ze waren goed om te bewijzen dat het patent van de Verenigde Staten niet geldig was. Een enorm succes gezien het geld dat zou zijn besteed, de frustratie, ergernis en slapeloze nachten; en de aanzienlijke tijd weg van wat onze klant zou moeten doen — het kweken van zijn bedrijf.
dit scenario speelt zich regelmatig af, en met verschillende oplossingen langs de weg. Zodra u een brief krijgt waarin u wordt beschuldigd van inbreuk op het patent, heeft u een paar opties: (1) U kunt bewijzen dat u niets verkeerd doet — door aan te tonen dat het patent ongeldig is, zoals in het geval hierboven, of door aan te tonen dat u geen inbreuk maakt op het patent.; (2) U kunt stoppen met het maken en verkopen van het product en betalen de octrooihouder schade; (3) U kunt proberen om een licentie te krijgen van de octrooihouder; of (4) U kunt de inbreuk op het octrooi kosten te verdedigen.
ik heb cliënten vertegenwoordigd in elk van de bovenstaande scenario ‘ s. De minst gewenste optie is een proef. Bijvoorbeeld, Ik vertegenwoordigde een cliënt door middel van proces en beroep omdat we de zaak niet konden schikken. De klant was toegewijd aan het product en niet bereid om te stoppen. Hoewel we uiteindelijk de rechtszaak wonnen, gaf de klant enkele honderdduizenden Dollar uit om te winnen. Geld dat ze niet hadden hoeven uit te geven als ze ons eerder hadden geraadpleegd, bij voorkeur voordat het inbreukmakende gebruik begon. Als ze dat wel hadden gedaan, hadden we verschillende mogelijke herontwerpen kunnen bespreken die inbreuk duidelijk hadden voorkomen.
Hoe kunt u deze nachtmerrie voorkomen? Het is niet zo moeilijk als je denkt. Hieronder vindt u enkele tips om inbreuk op octrooien te voorkomen:
1. U moet zo snel mogelijk weten welke patenten op uw product van toepassing kunnen zijn. Bij voorkeur op het moment dat je het idee hebt en zeker voordat je besluit om te investeren in de ontwikkeling van het idee. Een goede octrooiadvocaat kan octrooien en toepassingen in de Verenigde Staten en de meeste buitenlandse landen onderzoeken om te bepalen of u eventuele patentkwesties hebt voordat u tijd en geld in het product investeert.
2. Laat een patent advocaat doen een snelle zoektocht van uw concurrenten of bedrijven bekend om soortgelijke producten te verkopen. Alle relevante octrooien en aanvragen die openbaar beschikbaar zijn, kunnen worden gelokaliseerd en zijn over het algemeen beschikbaar 18 maanden nadat ze zijn ingediend. De meeste octrooigemachtigden hebben toegang tot geavanceerde zoeksoftware die deze zoekopdrachten snel en goedkoop maakt. Als er niets wordt gevonden, kan een bredere zoekopdracht met behulp van verschillende zoektechnieken worden uitgevoerd. Met de zoekmogelijkheden die beschikbaar zijn voor octrooigemachtigden, is het zeer waarschijnlijk dat een potentiële octrooi zal worden gevestigd. Als er niets wordt gevonden, ben je vrij om verder te gaan.
3. Evalueer de gevonden patenten. Een aanklacht wegens inbreuk op een octrooi kan doorgaans op twee manieren worden aangevochten. Een daarvan is om de omvang van de claims aan te vechten en te betogen dat u niet inbreuk maakt op de claims zoals geschreven. De andere is om de geldigheid van het octrooi aan te vechten, om te beweren dat het octrooi niet had moeten worden afgegeven.
in de Verenigde Staten is het juridisch gemakkelijker om de octrooiheffing op grond van niet-inbreuk aan te vechten dan om een octrooi op ongeldigheid aan te vechten. Om te bepalen of er sprake is van inbreuk, wordt de omvang van de claims bepaald en vervolgens worden de claims vergeleken met het verdachte product. In de eerste fase van de productontwikkeling biedt dit de mogelijkheid om rond de octrooiclaims te ontwerpen. Met de hulp van patent counsel kunnen de claims worden geïnterpreteerd en kunnen wijzigingen aan het product worden aangebracht om het patent te vermijden. Als wordt vastgesteld dat het product buiten het toepassingsgebied van het octrooi valt, biedt dit een zeer sterke positie voor eventuele beschuldigingen van inbreuk op het octrooi. In veel gevallen kan de bezorgdheid over octrooiinbreuk volledig worden vermeden.
4. Als inbreuk op het octrooi niet kan worden voorkomen, is de volgende stap om te bepalen of het octrooi ongeldig is. Deze stap vereist een grondig onderzoek van de prior art. Prior art omvat de verkoop van producten, schriftelijke beschrijvingen van soortgelijke producten en openbaar gebruik van soortgelijke producten voordat het patent werd ingediend en bij voorkeur meer dan een jaar voordat het patent werd ingediend. Het Amerikaanse octrooirecht vereist dat een octrooi meer dan een jaar wordt ingediend voordat het octrooi openbaar werd gemaakt, beschreven in een gedrukte publicatie of te koop werd aangeboden. Als er meer dan een jaar voordat het octrooi werd aangevraagd, openbare informatie, gedrukte beschrijvingen of aanbiedingen te koop zijn, is het octrooi ongeldig.
5. Indien noch niet-inbreuk noch ongeldigheid kan worden vastgesteld, is er een mogelijkheid van een licentie. Een octrooihouder kan vatbaar zijn voor het verlenen van een licentie voor hun octrooi. Dit is wat uiteindelijk resulteerde in het proces en beroep voor onze cliënt. Na het beroep kwam de octrooihouder naar mijn cliënt met een zeer laag, bijna verwaarloosbaar licentievoorstel dat we accepteerden, in plaats van terug te keren naar de rechtbank over kleine kwesties van geldigheid. Als een licentie niet beschikbaar is, bent u zich er ten minste van bewust voor de investering van tijd, geld en reputatie dat er een groot potentieel is voor octrooigeschillen met betrekking tot het product en weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen. In veel gevallen wordt echter besloten niet verder te gaan. De kosten en risico ‘ s van octrooigeschillen kunnen de waarde van het op de markt brengen van het product ver overstijgen.
zoals mijn moeder altijd zei: “kijk voordat je springt”. Het is altijd beter om een goede solide begrip van de potentiële risico ‘ s die u worden geconfronteerd voordat u verder gaat. De kosten zijn erg laag om het potentieel voor octrooiinbreuk volledig te begrijpen en te weten waar u mee te maken krijgt. De sleutel tot het vermijden van problemen is om te weten dat er een potentieel probleem bestaat. Je kunt je echt niet verbergen voor patentproblemen en het is altijd beter om ze frontaal en vroeg onder ogen te zien.