Infracción de Patentes: Cómo Evitar una pesadilla
Durante mis treinta años de especialización en derecho de patentes, he visto muchos lanzamientos de productos desarrollarse como una tormenta eléctrica rodando sobre una fiesta al aire libre. Comienza con emoción, luego se convierte en esperanza mientras los cielos 
se oscurecen y luego se desesperan cuando la fiesta termina y todos corren a cubrirse.
Un caso reciente ilustra mi punto. Una pequeña empresa en el Medio Oeste desarrolló lo que pensaban que era una cortina enrollable única para ventanas. Invirtieron en herramientas para hacer la sombra y en marketing para vender la sombra. Tuvieron éxito inmediato. Luego los cielos se oscurecieron, recibieron una carta de cese y desistimiento de un propietario de la patente muy molesto, que también era un competidor. El propietario de la patente exigió que dejaran de vender el producto y pagaran daños por sus ventas. El dueño del negocio ignoró la carta y el cielo se oscureció. El propietario de la patente presentó una demanda para detener las ventas y cobrar daños y perjuicios. El competidor estaba decidido a quebrar a la pequeña empresa haciéndoles gastar dinero que no tenían defendiéndose en los tribunales. Una buena manera de eliminar a un competidor en lo que respecta al competidor.
El sol salió. Con nuestra ayuda, pudieron probar al propietario de la patente que su patente no era válida y retiraron su demanda. Establecimos que el competidor no debería haber obtenido una patente porque la invención se mostraba previamente en otras patentes. Encontramos estas patentes buscando en oficinas de patentes de todo el mundo desde la comodidad de nuestra oficina. Las patentes clave para ganar nuestro argumento fueron las patentes alemanas, pero fueron buenas para probar que la patente de los Estados Unidos no era válida. Un gran éxito teniendo en cuenta el dinero que se habría gastado, la frustración, el agravio y las noches sin dormir; y el considerable tiempo alejado de lo que nuestro cliente debería estar haciendo: hacer crecer su negocio.
Este escenario se desarrolla regularmente y con diferentes soluciones a lo largo del camino. Una vez que reciba una carta acusándole de infracción de patente, tiene algunas opciones: (1) Puede probar que no está haciendo nada malo, ya sea demostrando que la patente no es válida como en el caso anterior o demostrando que no está infringiendo; (2) Puede dejar de fabricar y vender el producto y pagar al titular de la patente daños y perjuicios; (3) Puede intentar obtener una licencia del titular de la patente; o (4) Puede defender los cargos por infracción de patente.
He representado a clientes en cada uno de los escenarios anteriores. La opción menos deseada es una prueba. Por ejemplo, representé a un cliente en juicio y apelación porque no pudimos resolver la demanda. El cliente estaba comprometido con el producto y no quería detenerse. Aunque finalmente ganamos la demanda, el cliente gastó varios cientos de miles de dólares para ganar. Dinero que no habrían tenido que gastar si nos hubieran consultado antes, preferiblemente antes de que comenzara el uso infractor. Si lo hubieran hecho, podríamos haber discutido varios diseños potenciales que hubieran evitado claramente la infracción.
¿Cómo puedes evitar esta pesadilla? No es tan difícil como crees. A continuación se presentan algunos consejos para ayudarle a evitar la infracción de patentes:
1. Necesita saber lo antes posible qué patentes pueden cubrir su producto. Preferiblemente en el momento en que tenga la idea y definitivamente antes de decidir invertir en el desarrollo de la idea. Un buen abogado de patentes puede investigar patentes y solicitudes en los Estados Unidos y en la mayoría de los países extranjeros para determinar si tiene problemas potenciales de patentes antes de invertir tiempo y dinero en el producto.
2. Pida a un abogado de patentes que haga una búsqueda rápida de sus competidores o empresas conocidas por vender productos similares. Todas las patentes y solicitudes pertinentes que están a disposición del público se pueden localizar y están generalmente disponibles 18 meses después de su presentación. La mayoría de los abogados de patentes tienen acceso a un sofisticado software de búsqueda que hace que estas búsquedas sean rápidas y económicas. Si no se encuentra nada, se puede realizar una búsqueda más amplia utilizando varias técnicas de búsqueda. Con las capacidades de búsqueda disponibles para los abogados de patentes, es muy probable que se localice cualquier patente potencial. Si no se encuentra nada, es libre de proceder.
3. Evaluar las patentes localizadas. Por lo general, un cargo por infracción de patente puede impugnarse de dos maneras. Una es impugnar el alcance de los reclamos y argumentar que no está infringiendo los reclamos tal como están escritos. La otra es impugnar la validez de la patente, argumentar que la patente no debería haberse emitido.
En los Estados Unidos, impugnar el cargo por patente basado en la no infracción es legalmente más fácil que impugnar una patente por invalidez. Para determinar si hay infracción, se determina el alcance de las reclamaciones y luego se comparan las reclamaciones con el producto acusado. En la etapa inicial del desarrollo del producto, esto brinda la oportunidad de diseñar en torno a las reivindicaciones de patentes. Con la ayuda de un asesor de patentes, las reivindicaciones se pueden interpretar y se pueden realizar cambios en el producto para evitar la patente. Si se determina que el producto está fuera del alcance de la patente, esto proporciona una posición muy sólida ante cualquier acusación de infracción de patente. En muchos casos, la preocupación por la infracción de patentes puede evitarse por completo.
4. Si no se puede evitar la infracción de la patente, el siguiente paso es determinar si la patente no es válida. Este paso requiere una investigación exhaustiva del estado de la técnica. El estado de la técnica incluye las ventas de productos, las descripciones escritas de productos similares y los usos públicos de productos similares antes de la presentación de la patente y, preferiblemente, más de un año antes de la presentación de la patente. La legislación de patentes de los Estados Unidos exige que la patente se presente más de un año antes de que se divulgue públicamente, se describa en una publicación impresa o se ponga a la venta. Si hay divulgaciones públicas, descripciones impresas u ofertas de venta más de un año antes de la presentación de la patente, la patente no es válida.
5. Si no se puede establecer la no infracción ni la invalidez, existe la posibilidad de obtener una licencia. El titular de una patente puede estar dispuesto a conceder una licencia para su patente. Esto es lo que finalmente resultó en el caso de juicio y apelación para nuestro cliente. Después de la apelación, el propietario de la patente se acercó a mi cliente con una propuesta de licencia muy baja, casi insignificante, que aceptamos, en lugar de regresar a la corte por asuntos menores de validez. Si una licencia no está disponible, al menos usted es consciente, antes de invertir tiempo, dinero y reputación, de que existe un gran potencial para litigios sobre patentes relacionados con el producto y de que se pueden tomar decisiones informadas. Sin embargo, en muchos casos, la decisión es no proceder. Los costos y riesgos asociados a los litigios en materia de patentes pueden superar con creces el valor de la comercialización del producto.
Como mi madre siempre decía, «mira antes de saltar». Siempre es mejor tener una buena comprensión sólida de los riesgos potenciales que enfrenta antes de continuar. El costo es muy bajo para comprender completamente el potencial de infracción de patentes y saber a lo que se enfrenta. La clave para evitar problemas es saber que existe un problema potencial. Realmente no se puede esconderse de los problemas de patentes y siempre es mejor enfrentarlos de frente y desde el principio.