Violazione di brevetto: come evitare un incubo
Durante i miei trent’anni di specializzazione in diritto dei brevetti, ho visto molti lanci di prodotti svolgersi come un temporale rotolare su una festa all’aperto. Inizia con eccitazione, poi si trasforma in speranza mentre i cieli 
si scuriscono e poi si disperano mentre la festa finisce e tutti corrono ai ripari.
Un caso recente illustra il mio punto. Una piccola impresa nel Midwest sviluppato quello che pensavano fosse un unico roll up finestra ombra. Hanno investito in utensili per rendere l’ombra e marketing per vendere l’ombra. Hanno avuto successo immediato. Poi i cieli si sono oscurati, hanno ricevuto una lettera di cessate il fuoco da un proprietario di brevetto molto sconvolto, che era anche un concorrente. Il proprietario del brevetto ha chiesto di smettere di vendere il prodotto e pagare i danni per le loro vendite. L’imprenditore ignorò la lettera e il cielo divenne più scuro. Il proprietario del brevetto ha intentato una causa per fermare le vendite e raccogliere i danni. Il concorrente era determinato a far fallire la piccola impresa facendoli spendere soldi che non avevano difendendosi in tribunale. Un buon modo per eliminare un concorrente per quanto il concorrente era interessato.
Il sole è uscito. Con il nostro aiuto, sono stati in grado di dimostrare al proprietario del brevetto che il loro brevetto non era valido e hanno lasciato cadere la loro causa. Abbiamo stabilito che il concorrente non avrebbe dovuto ottenere un brevetto perché l’invenzione è stata precedentemente mostrata in altri brevetti. Abbiamo trovato questi brevetti cercando uffici brevetti in tutto il mondo dalla comodità del nostro ufficio. I brevetti chiave per vincere il nostro argomento erano brevetti tedeschi, ma erano buoni per dimostrare che il brevetto degli Stati Uniti non era valido. Un enorme successo considerando i soldi che sarebbero stati spesi, la frustrazione, l’aggravamento e le notti insonni; e il considerevole tempo lontano da ciò che il nostro cliente dovrebbe fare — crescere la sua attività.
Questo scenario si svolge regolarmente e con diverse soluzioni lungo il percorso. Una volta ricevuta una lettera che ti accusa di violazione di brevetto, hai alcune opzioni: (1) Puoi dimostrare che non stai facendo nulla di sbagliato-mostrando che il brevetto non è valido come nel caso sopra o mostrando che non stai violando; (2) Puoi smettere di fare e vendere il prodotto e pagare i danni del proprietario del brevetto; (3) Puoi tentare di ottenere una licenza dal proprietario del brevetto; o (4) Puoi difendere le accuse di violazione del brevetto.
Ho rappresentato i clienti in ciascuno degli scenari di cui sopra. L’opzione meno desiderata è una prova. Ad esempio, ho rappresentato un cliente attraverso processo e appello perché non siamo riusciti a risolvere la causa. Il cliente si è impegnato per il prodotto e non ha voluto fermarsi. Anche se alla fine abbiamo vinto la causa, il cliente ha speso diverse centinaia di migliaia di dollari per vincere. Soldi che non avrebbero dovuto spendere se ci avessero consultato prima, preferibilmente prima che iniziasse l’uso illecito. Se lo avessero fatto, avremmo potuto discutere diverse potenziali riprogettazioni che avrebbero chiaramente evitato la violazione.
Come si può evitare questo incubo? Non è così difficile come si potrebbe pensare. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per aiutarti a evitare la violazione di brevetto:
1. Devi sapere quali brevetti possono coprire il tuo prodotto il prima possibile. Preferibilmente nel momento in cui hai l’idea e sicuramente prima di decidere di investire nello sviluppo dell’idea. Un buon avvocato di brevetto può indagare su brevetti e applicazioni negli Stati Uniti e nella maggior parte dei paesi stranieri per determinare se si dispone di potenziali problemi di brevetto prima di investire tempo e denaro nel prodotto.
2. Avere un avvocato di brevetto fare una rapida ricerca dei vostri concorrenti o aziende note per vendere prodotti simili. Tutti i brevetti e le applicazioni pertinenti che sono pubblicamente disponibili possono essere localizzati e sono generalmente disponibili 18 mesi dopo la loro presentazione. La maggior parte degli avvocati di brevetto hanno accesso a sofisticati software di ricerca che rende queste ricerche veloce e poco costoso. Se non viene trovato nulla, è possibile eseguire una ricerca più ampia utilizzando varie tecniche di ricerca. Con le capacità di ricerca disponibili per gli avvocati di brevetto, è altamente probabile che qualsiasi potenziale brevetto sarà situato. Se non viene trovato nulla, sei libero di procedere.
3. Valutare i brevetti individuati. Una tassa di violazione di brevetto in genere può essere contestata in due modi. Uno è quello di contestare la portata delle rivendicazioni e sostengono che non si sta violando le rivendicazioni come scritto. L’altro è quello di contestare la validità del brevetto, per sostenere che il brevetto non avrebbe dovuto essere rilasciato.
Negli Stati Uniti, contestare la tassa sui brevetti basata sulla non violazione è legalmente più facile che contestare un brevetto sull’invalidità. Per determinare se vi è violazione, viene determinato l’ambito delle richieste e quindi le richieste vengono confrontate con il prodotto accusato. Nella fase iniziale di sviluppo del prodotto, questo offre l’opportunità di progettare intorno alle rivendicazioni di brevetto. Con l’assistenza di un consulente in materia di brevetti, le rivendicazioni possono essere interpretate e le modifiche al prodotto possono essere apportate per evitare il brevetto. Se il prodotto è determinato ad essere al di fuori del campo di applicazione del brevetto, questo fornisce una posizione molto forte per eventuali accuse di violazione di brevetto. In molti casi, la preoccupazione di violazione di brevetto può essere completamente evitata.
4. Se la violazione di brevetto non può essere evitata, il passo successivo è determinare se il brevetto non è valido. Questo passaggio richiede un’indagine approfondita dell’art precedente. L’arte precedente include le vendite di prodotti, le descrizioni scritte di prodotti simili e gli usi pubblici di prodotti simili prima del deposito del brevetto e preferibilmente più di un anno prima del deposito del brevetto. La legge sui brevetti degli Stati Uniti richiede che un brevetto sia depositato più di un anno prima che il brevetto sia stato divulgato pubblicamente, descritto in una pubblicazione stampata o messo in vendita. Se ci sono divulgazioni pubbliche, descrizioni stampate o offerte in vendita più di un anno prima del deposito del brevetto, il brevetto non è valido.
5. Se non è possibile stabilire né la non violazione né l’invalidità, esiste la possibilità di una licenza. Un proprietario di brevetto può essere suscettibile di concedere una licenza per il loro brevetto. Questo è ciò che alla fine ha portato al processo e al caso di appello per il nostro cliente. Dopo l’appello, il proprietario del brevetto è venuto al mio cliente con una proposta di licenza molto bassa, quasi trascurabile che abbiamo accettato, invece di tornare in tribunale su questioni minori di validità. Se una licenza non è disponibile, almeno si è consapevoli prima dell’investimento di tempo, denaro e reputazione che esiste un forte potenziale per il contenzioso brevettuale relativo al prodotto e possono essere prese decisioni informate. Tuttavia, in molti casi, la decisione non è di procedere. I costi e i rischi associati al contenzioso sui brevetti possono superare di gran lunga il valore della commercializzazione del prodotto.
Come diceva sempre mia madre, “guarda prima di saltare”. È sempre meglio avere una buona solida comprensione dei potenziali rischi che stai affrontando prima di procedere. Il costo è molto basso per comprendere appieno il potenziale di violazione di brevetto e sapere cosa si sta affrontando. La chiave per evitare problemi è sapere che esiste un potenziale problema. Non puoi davvero nasconderti dai problemi di brevetto ed è sempre meglio affrontarli a testa alta e presto.