Contrefaçon de brevet: Comment Éviter un Cauchemar
Au cours de mes trente années de spécialisation en droit des brevets, j’ai vu de nombreux lancements de produits se dérouler comme un orage sur une fête en plein air. Cela commence par l’excitation, puis se tourne vers l’espoir alors que le ciel 
s’assombrit, puis le désespoir à la fin de la fête et que tout le monde court se mettre à l’abri.
Un cas récent illustre mon point de vue. Une petite entreprise du Midwest a développé ce qu’elle pensait être un abat-jour de fenêtre enroulable unique. Ils ont investi dans l’outillage pour fabriquer l’ombre et le marketing pour vendre l’ombre. Ils ont eu un succès immédiat. Puis le ciel s’est assombri, ils ont reçu une lettre de cessation d’un propriétaire de brevet très contrarié, qui était également un concurrent. Le titulaire du brevet a exigé qu’ils cessent de vendre le produit et paient des dommages et intérêts pour leurs ventes. Le propriétaire de l’entreprise a ignoré la lettre et le ciel s’est assombri. Le propriétaire du brevet a intenté une action en justice pour arrêter les ventes et percevoir des dommages et intérêts. Le concurrent était déterminé à mettre en faillite la petite entreprise en leur faisant dépenser de l’argent qu’ils n’avaient pas pour se défendre devant les tribunaux. Un bon moyen d’éliminer un concurrent en ce qui concerne le concurrent.
Le soleil est sorti. Avec notre aide, ils ont pu prouver au titulaire du brevet que son brevet était invalide et ils ont abandonné leur poursuite. Nous avons établi que le concurrent n’aurait pas dû obtenir de brevet parce que l’invention était déjà montrée dans d’autres brevets. Nous avons trouvé ces brevets en recherchant les offices de brevets du monde entier dans le confort de notre bureau. Les brevets clés pour gagner notre argument étaient les brevets allemands, mais ils étaient bons pour prouver que le brevet américain n’était pas valide. Un énorme succès compte tenu de l’argent qui aurait été dépensé, de la frustration, de l’aggravation et des nuits blanches; et du temps considérable passé loin de ce que notre client devrait faire — développer son activité.
Ce scénario se joue régulièrement, et avec différentes solutions en cours de route. Une fois que vous recevez une lettre vous accusant de violation de brevet, vous avez quelques options: (1) Vous pouvez prouver que vous ne faites rien de mal – soit en montrant que le brevet est invalide comme dans le cas ci-dessus, soit en montrant que vous ne violez pas; (2) Vous pouvez cesser de fabriquer et de vendre le produit et payer des dommages-intérêts au propriétaire du brevet; (3) Vous pouvez tenter d’obtenir une licence du propriétaire du brevet; ou (4) Vous pouvez défendre les accusations de contrefaçon de brevet.
J’ai représenté des clients dans chacun des scénarios ci-dessus. L’option la moins souhaitée est un essai. Par exemple, j’ai représenté un client en première instance et en appel parce que nous n’avons pas pu régler la poursuite. Le client était attaché au produit et ne voulait pas s’arrêter. Bien que nous ayons finalement gagné le procès, le client a dépensé plusieurs centaines de milliers de dollars pour gagner. De l’argent qu’ils n’auraient pas eu à dépenser s’ils nous avaient consultés plus tôt, de préférence avant le début de l’utilisation illicite. S’ils l’avaient fait, nous aurions pu discuter de plusieurs remaniements potentiels qui auraient clairement évité la contrefaçon.
Comment pouvez-vous éviter ce cauchemar? Ce n’est pas aussi difficile que vous le pensez. Voici quelques conseils pour vous aider à éviter la contrefaçon de brevet:
1. Vous devez savoir quels brevets peuvent couvrir votre produit dès que possible. De préférence au moment où vous avez l’idée et certainement avant de décider d’investir dans le développement de l’idée. Un bon avocat en brevets peut enquêter sur les brevets et les demandes aux États-Unis et dans la plupart des pays étrangers pour déterminer si vous avez des problèmes de brevet potentiels avant d’investir du temps et de l’argent dans le produit.
2. Demandez à un conseil en brevets de faire une recherche rapide de vos concurrents ou de vos entreprises connues pour vendre des produits similaires. Tous les brevets et demandes pertinents qui sont accessibles au public peuvent être localisés et sont généralement disponibles 18 mois après leur dépôt. La plupart des conseils en brevets ont accès à un logiciel de recherche sophistiqué qui rend ces recherches rapides et peu coûteuses. Si rien n’est trouvé, une recherche plus large utilisant diverses techniques de recherche peut être effectuée. Avec les capacités de recherche disponibles pour les conseils en brevets, il est fort probable que tout brevet potentiel sera localisé. Si rien n’est trouvé, vous êtes libre de continuer.
3. Évaluer les brevets localisés. Une accusation de contrefaçon de brevet peut généralement être contestée de deux manières. La première consiste à contester la portée des réclamations et à faire valoir que vous ne violez pas les réclamations telles qu’elles sont écrites. L’autre est de contester la validité du brevet, de faire valoir que le brevet n’aurait pas dû être délivré.
Aux États-Unis, il est juridiquement plus facile de contester l’accusation fondée sur la non-contrefaçon que de contester un brevet en nullité. Pour déterminer s’il y a violation, la portée des réclamations est déterminée, puis les réclamations sont comparées au produit accusé. Au stade initial du développement du produit, cela donne l’occasion de concevoir autour des revendications de brevet. Avec l’aide d’un conseil en brevets, les revendications peuvent être interprétées et des modifications peuvent être apportées au produit pour éviter le brevet. S’il est déterminé que le produit n’entre pas dans le champ d’application du brevet, cela constitue une position très forte pour toute accusation de contrefaçon de brevet. Dans de nombreux cas, le problème de contrefaçon de brevet peut être complètement évité.
4. Si la contrefaçon de brevet ne peut être évitée, l’étape suivante consiste à déterminer si le brevet est invalide. Cette étape nécessite une étude approfondie de l’état de la technique. L’état de la technique comprend les ventes de produits, les descriptions écrites de produits similaires et les utilisations publiques de produits similaires avant le dépôt du brevet et de préférence plus d’un an avant le dépôt du brevet. Le droit des brevets des États-Unis exige qu’un brevet soit déposé plus d’un an avant sa divulgation publique, sa description dans une publication imprimée ou sa mise en vente. S’il y a des divulgations publiques, des descriptions imprimées ou des offres de vente plus d’un an avant le dépôt du brevet, le brevet est invalide.
5. Si ni la non-contrefaçon ni la nullité ne peuvent être établies, il existe une possibilité de licence. Un titulaire de brevet peut être amené à accorder une licence pour son brevet. C’est ce qui a finalement abouti au procès en première instance et en appel de notre client. Après l’appel, le propriétaire du brevet est venu à mon client avec une proposition de licence très faible, presque négligeable, que nous avons acceptée, au lieu de revenir devant le tribunal pour des questions mineures de validité. Si une licence n’est pas disponible, vous savez au moins avant l’investissement en temps, en argent et en réputation qu’il existe un fort potentiel de litige en matière de brevets concernant le produit et que des décisions éclairées peuvent être prises. Cependant, dans de nombreux cas, la décision est de ne pas procéder. Les coûts et les risques associés aux litiges en matière de brevets peuvent largement dépasser la valeur de la mise sur le marché du produit.
Comme disait toujours ma mère, « regarde avant de sauter ». Il est toujours préférable d’avoir une bonne compréhension solide des risques potentiels auxquels vous êtes confronté avant de continuer. Le coût est très faible pour bien comprendre le potentiel de violation de brevet et savoir à quoi vous faites face. La clé pour éviter les problèmes est de savoir qu’un problème potentiel existe. Vous ne pouvez vraiment pas vous cacher des problèmes de brevets et il est toujours préférable de les affronter de front et tôt.